专利司法保护的理念与实践——以专利法相关司法解释为中心 21页

专利司法保护的理念与实践——以专利法相关司法解释为中心主题:专利司法保护的理念与实践——以专利法相关司法解释为中心主讲人:程永顺中国知识产权法学研究会副会长、北京务实知识产权发展中心主任、原北京市高级人民法院知识产权庭副庭长，2003年被评为当今世界“50位最有影响的知识产权人士之一”主持人:陈纪纲重庆市知识产权局副局长嘉宾:张玉敏中国知识产权法学研究会副会长、西南政法大学知识产权学院名誉院长、教授、博士生导师赵志强重庆市第一中级人民法院民三庭副庭长康添雄西南政法大学副教授、硕士生导师时间：2015年3月20日地点：西南政法大学三教三楼学术报告厅内容：一、司法解释的法律地位。\n谈到这个问题，我首先想到了去年五月我在重庆搞调研，当时是陪着国务院的几位领导，为知识产权法院的事情在重庆做调研。调研过程中，有的法官问了调研组的人一个问题：我们这几年，颁布的司法解释越来越多，也有很多的司法政策、个案批复，还有各种典型案例，我们法官办案当中到底执行哪一个？特别是发生了观点不一致的时候怎么办？当时调研的专家好像没有回答这个问题，但是这个问题我一直在想。这就涉及到我们今天谈司法解释的时候，实际上很多人对司法解释法律地位是不清晰的，到底什么是司法解释？我查了一下，1981年6月，全国人大第五届常委会19次会议的时候，通过了《关于加强法律解释工作的决议》，该《决议》中讲到，在立法不断完善的过程中，法律执行中遇到的问题越来越多，这些问题都由立法机关解释是解释不过来的。所以当时做了一个分工，有些问题由全国人大做解释，有些特别是在具体应用法律法令的一些问题，分别由最高法院和最高检察院做出司法解释。当时这个《决议》从字面上看，主要是针对当时的刑事案件，但实际后来就被最高法院和最高检察院普遍适用了。从80年代以后到现在，特别是前几年，在我们实际工作中，跟专利有关的有各种批复、答复、通知、意见、解答、复函、规定、解释、决定，我搜集了一下，大概有不止上百个。这些是不是都是司法解释呢？在实践中到底怎么看待这些内容？在这个过程中，还有很多在社会上流传的关于司法解释的一些初稿、草稿、草案、讨论稿、征求意见稿、送审稿，不仅把我们很多法官搞的晕头转向，我看了一些学生的论文，论述的时候也经常用讨论稿、征求意见稿的内容作为观点陈述。而且很多讨论稿和草稿，都翻译成了德文、日文、英文在国外流传。有的外国专家到中国给法官讲课，居然用讨论稿来谈观点。\n这些问题最高法院早就看到了，2007年最高法院就发布了《关于审理专利纠纷案适用法律问题的若干规定》，这个《规定》对司法解释怎么出台，从程序到内容都做了非常清楚的规定。特别值得我们关注的是第2条，规定具体应用法律的问题，由最高人民法院做司法解释。特别是把解释、规定等的内涵做了规定，还有就是司法解释实行后，法院可以作为依据在司法文书中援引。这个《规定》我个人觉得非常重要，回答了开始法官们提出的问题，司法解释能不能适用？就看是不是正规的司法解释了。这在专利中涉及到两个值得注意的问题，一个是我们的院长讲话、专门专利法律研讨会的纪要，到底能不能作为司法的依据？我个人觉得不能。这些只是我们办案过程中，理解法律的时候做的参照，不能直接引用，因为没有归纳到司法解释的范畴中。二是各个地方法院司法文件，包括现在在我们审判当中可能见到比较多的，像北京、江苏、上海等高级法院出台的一些规定，包括解释、指引、指南、意见等等。我个人认为，这在司法审判中也不能作为依据，只能作为一种参考。二、专利纠纷案件的种类。谈这个种类，因为最近我身体不太好，有时候感冒，有时候咳嗽，其实我们讲案件的种类就跟得病一样，得病后到医院看病，你一定要知道到什么医院去看，挂哪个科，有时候你挂不好科可能看不好病。专利纠纷也一样，我们讲专利纠纷案件的种类，实际上把案件通过内涵分类，分类有什么好处呢？主要在适用法律的时候要起作用，有时候我们管它叫案件的案由。这次司法解释中虽然没有改动2001年司法解释的任何一个字，但是我们谈到专利案件的种类。从《专利法》实施前，1985年2月，第一个司法解释中的第一条，就是在讲案件的分类。但是到今天，我觉得我们专利案件的种类仍然没有分清楚。在很多法院、律师、企业中都不清楚。发生了纠纷到底属于哪一类？到底用哪个法？怎么分类？实际上是不清楚的。我们看看法律的规定，《专利法》实施前，1985年2月，最高法院发布了司法解释，当时由于我们对《专利法》没有清醒的认识，这是一个新的东西，但是要规定哪个法院管哪些案件？当时就做了分类，总共分了七类。民事案件分了三类，三类中第一类是错的。按照1985年的《专利法》，只有发明专利有民事保护期，但是当时第五条直接写“关于专利申请公布后、专利权授予前使用发明、外观设计的费用纠纷的案件”其实当时是没有这种案件的。当时考虑最多的是专利侵权案件，假冒他人专利案件，还有就是一种合同的纠纷，比较简单的。后来在实践中，北京工业大学出现了学校跟老师争专利权，到底该谁申请？起诉到了法院。讨论这种案件法院管不管？前面没有规定，一般情况下，起诉到法院的纠纷，法院首先是立案的。但是立案之后，到底怎么来解决？由此发生了争论。引发了最高法院专门来研究这个问题，我记得1986年11月份，在四川开第一次会时大家就激烈的辩论，应该增加“专利申请权”的纠纷，或者叫“\n职务发明与非职务发明”的纠纷，最后引发了1987年的一个司法解释，这个《解释》里面对专利申请权规定了三种，规定了发明人、设计人署名权，规定了合作完成的发明归谁所有。到了1990年，由于有些地方审判专利案件积极性很高，但是又没有案件，关于合同的案件到底该不该作为专利案件范围？后来规定了不作为专利案件的受案范围。直至2001年，我们第三次修改《专利法》之后，最高法院发布了《关于审理专利纠纷案适用法律问题的若干规定》，这个司法解释第一条对专利纠纷案件做了系统、明确的规定。在这个《规定》中，实际上我们今天看仍然有很多问题。比如说规定了专利申请权纠纷，权属纠纷，但是没有讲这两个里面包括什么，又把过去司法解释里面规定的发明人、设计人资格的案件和奖酬的纠纷单列出来了，实际上申请权纠纷和权属纠纷没有内容，有的就是职务和非职务申请纠纷。在这个司法解释当中，还有一些内容他没有规定。比如诉前申请停止侵权、财产保全的案件，这是一种程序案件。2000年，我们修改《专利法》出现了一个错误：当时并没有诉前财产保全，但是我们改的时候，讲到了诉前的财产保全，没有讲诉前的证据保全。这个问题后来在实践中发生了问题，诉前的证据保全法院要不要收？一直到2005年发布的浙江高级人民法院的一个《请示》，规定可以审理诉前证据保全的案件，以前司法解释都没有，从这之后开始有了诉前证据保全的案件。但是很遗憾，到了今年1月29号，司法解释修改的时候对这一条没有动，所以实践中哪个法院有管辖权？哪个没有管辖权？我认为还是比较混乱。特别体现在2007年10月《民事案件案由的规定》，大家如果研究一下你们会发现，这里面很多案件在我们司法解释中并没有出现。但是，它作为最高法院统一对外公布的案件分类的案由，跟我们实际中统计的做法是不一致的。\n我今天看到一个消息，说各个部委在公开透明这方面，最高法院和最高检察院做的很差，包括一些案件数据。当然有一些案件数据不公布，尽管公布了一些，跟我们实际研究的时候很多东西对不上号。由此，我个人感觉，根据司法实践，专利纠纷案件种类实际上在不断放开，但是我们的解释并没有跟上。比如说请求确认不侵权的案件，我们司法解释中看不到。但是个案《批复》中有，实践中也出现了至少100件以上的案件。但是我们案由中是看不见的，给我们的感觉是实践中涉及到专利纠纷案件的种类仍然比较混乱。三、专利纠纷案件的管辖。案件种类不仅涉及到管辖，还涉及到判案的时候法律依据是不是准确的问题。在这一次司法解释中，首先一个修改就是涉及到专利案件管辖问题。谈到案件管辖，我想谈一点看法。首先，民诉法中为什么要规定一个管辖的两便原则？上个世纪90年代初，最开始我们从《民事诉讼法》试行就开始讨论法院管辖问题，修改《民事诉讼法》的时候管辖问题仍然是争论比较大的问题。中国是一个共和国，我们不是一个联邦，所以我们执法的时候按照中央统一的法，不管哪个法院执行的都是一个《专利法》，大家应该是一致的。这种情况下，我们谈管辖的时候，一般情况下民事案件管辖讲“两便”，一个是便于打官司，一个是便于法院执行。过去由于管辖没有明确规定，所以实践中造成了很多不方便。比如有一个案子，原告在哈尔滨，被告在广州，我们找当事人做调查都非常不方便，那个时候得坐火车。包括为了管辖有很多争议，比如当事人在火车上几天几夜就聊到一起了，用烟盒就签个合同，结果就说这是在途中，到底哪边管辖？大家值得注意的是，专利纠纷案件，从《专利法》实施那一天开始，我们就在管辖上有一些特殊的规定，特别是在1985年2月规定了一个特别指定管辖，这不是一般指定管辖，司法解释规定了哪些法院有管辖权。198\n5年当时规定的专利民事案件，我记得特别指定管辖有35个左右案件，除了省、市、自治区，直辖市所在的法院之外还有四个经济特区，另外还包括重庆、青岛、大连、深圳、珠海、山头、厦门这样一些开放城市，当时是30多个法院。做这样的规定，其实跟我们今天研究知识产权法院的成立是有关系的。我们在那么多的法律制定过程中，只有《专利法》制定的过程中就研究了要不要成立一个专门的法院审理案件，在确定不行的情况下，才确定了当时四级法院，基层法院有三千多家，中级法院四百多家，高级法院二十九家，后来有了重庆和海南，我们就指定了中级法院中的35个法院有管辖权。那些法院的法官都是经过专门培训的，就是为了审理好专利案件。在地域管辖方面，我们当时做的规定是发生了纠纷主要强调由产品制造地的法院管辖，就是被告所在地法院。我们强调产品制造地，当时讲的叫打源头。按照1985年《专利法》的规定，在不知道的情况下使用或者销售侵权产品不视为侵权。但实践中对知道和不知道，有时候发生了很多争议，无法举证。后来法律做了修改，说不知道的情况下，你使用和销售侵权产品，也要停止侵权，但是可以不赔偿。实践中也出现了后来争议比较多的现象，就是当我们按照制造地法院管辖侵权案件的时候，发生了一些我们讲的比较多的叫“地方保护主义”。当然，那个时候法官的腐败还没有提到议事日程，主要是“地方保护主义”。这种情况下，特别是1994年北京法院的一个案件，我个人认为把专利案件地域管辖范围开始扩大了。案情是：北京当事人是原告，被告是河北的一个厂子，向北京销售了产品，北京法院有没有管辖权？按理说应该是河北管辖，北京是使用一方，它在案件中没有作为共同被告。经过北京中院立案到了北京高院，请示最高法院，最高法院做了批复：专利权人或者利害关系人就销售行为提请的专利侵权诉讼案件，销售地人民法院有管辖权。由此，我们专利案件的地域管辖在侵权行为地的问题上就开始放开了。到了2001年6月19，最高法院司法解释对侵权行为地实际上根据过去的情况，做了进一步的扩大。最主要的体现在，一个是对方法专利延及到产品的，对产品的销售地法院也可以管辖。特别对侵权行为的结果发生地，在实践中有不同的理解。实际上第六条对前一个《批复》做了一些回收，又缩回去了。原来《批复》里面讲我告你制造商，我在销售地也可以把你拉过去。现在规定，你要在销售地告制造商，你必须把销售者列为共同被告，这是现在的做法。\n由于这样的规定，实践中比较混乱的就是侵权结果发生地，也有人说是侵权行为结果地。比如山东人制造，河南人销售，湖北人使用，我是北京当事人，最后我的权利被侵害了，我是不是在北京就可以把他们都拉过去，我是不是侵权结果地，这个有争论。实际上最高法院明确说这不是立法的本意，单纯的原告地是不行的，但是实践中是有不同看法的。所以关于这个条款，我认为最近十年指定有管辖权的法院越来越多，特别指定管辖基本快失去原来司法解释最早的本意了。2013年底有专利管辖权法院中原87个，基层法院7个，加起来就九十多个了，加上高级法院、最高法院，我们有一百多个法院有专利案件管辖权。当然有了知识产权法院之后，中级法院又减少了几个。但是总的来讲，是放了很多了。有的法院有管辖权，到今天也没有审理过专利案件。最高法院对此有过一个分析，其中大概有60%的法院可能审理的专利案件，包括知识产权案件都没有几件，这种案件还是相对集中的。但是司法解释过程中，把它放得很开，我想后面可能有一些其他原因。地域管辖现在也是越来越宽了，造成我们在专利案件中几乎每个案件都要先打管辖权争议，特别是专利侵权案件。而且出现了法院之间的争管辖，当事人利用管辖权争议拖延诉讼，这个现在在实践中越来越明显。在这种情况下，我们越来越明显的感觉到，专利案件审判的结果，标准尺度越来越不一致了。如果大家关注这个问题，你们会发现，比如在我们《科技日报》、《法治日报》都有过这样的案例。比如台湾的一个当事人有一个发明专利，在广东和上海两个地方打官司，各打了七八年，最终两个地方的法院判决完全相反。也出现过河南杂技团申请了一个专利，在两山之间拉一根绳索在上面骑自行车，装自行车的结构是一个专利，后来杂技团发现演出的时候各地都有人表演，后来发生了15起官司，在全国六七个法院打，最后的结果令杂技团老板苦笑不得，一半胜一半输，出现了很多这样的问题。我想在座的可能有律师，律师要是真正代理的案件多了，可能感受就会更多。四、专利侵权诉讼与反诉专利权无效。\n其实这个问题，是我们1985年的《专利法》就考虑到、关注到的一个问题，是一个特别普遍的问题。但是如果你们研究司法解释你们会发现，最高法院司法解释条款，如果加起来最多的就是在研究这个问题，就是在研究侵权诉讼和反诉专利权无效之间的关系。如果你们看个案《批复》，特别是过去有很多个案《批复》就是针对一个省的一个案件来看，这种情况就更多。涉及到这个问题，到底该怎么理解？1985年《专利法》之初就考虑到这个问题，专利法司法解释说，在专侵权诉讼过程中，遇到有被告反诉专利权无效，可以中止诉讼。自从1986年全国有了第一件专利侵权案件开始，案件逐渐增多，但是全国并不是很多。一遇到原告起诉被告侵权，被告就反诉专利权无效，法院就中止审理。这种情况后来出现的越来越多，这种情况反映到最高法院，最高法院进行了研讨。社会上也有很多文章，很多人指责被告用反诉专利人无效拖延诉讼。1992年《关于审理专利纠纷案件若干问题的解答》，指出经常发现这种情况，很多人反映都是拖延诉讼。所以，很多人对拖延诉讼，对被告非常痛恨，当时我们觉得被告几乎就不是好人。大家今天的观念跟过去不一样，1996年我跟法官讲，说要把被告当成公众利益的代表来看待，不要说被告就一定是坏人。被告如果胜诉了，可能相关公众、企业都可以照着那个模式去做，他们不侵权。如果被告败诉了，那么他的行为就给别人一个标杆，都不能用，不要把被告都看成坏人，但是当时我们都在指责。这种情况下，司法解释规定，你要想提无效，答辩期就得提，大家知道，答辩期提无效是很难的。你有一个专利，我是侵权人，我经过研发之后我认为不侵权，跟你没有关系，突然你给我一个起诉状，要求我在15天之内做答辩，这个时候我就要对你的专利提出无效。最后结果是，不管能不能提无效，我一定要先提了，因为只有提了无效，才能考虑中止不中止，才能给我充分的时间去找理由、找事实、找证据。我们当时规定15天之内你提了我们就考虑中止不中止，如果你不提就不中止了。发明专利经过实质审查了，被告提出无效，也可以不中止。这个司法解释针对当时的拖延诉讼出台的，这个司法解释应该是说有情绪在里面的，是根据当时的情况。\n到了2001年，《专利法》经过15年的实施，最高法院又把这个问题做了全面的梳理，规定了4条。又换了一个说法：人民法院受理的这个案件，被告答辩期内请求宣告无效的，应当中止，但具备有些情况的可以不中止，这又往回翻了一下。特别是谈到，有些情况下可以不中止。第十条、第十一条都谈到了什么情况下可以不中止诉讼，这个情况下有什么争论呢？在法院比较大的争论就是在2000年之前，90年代的时候，案件到底中止不中止，发生了很多不同的情况。法官总是在等着最高法院拿出更具体的司法解释。曾经在1996年在会议上，想就中止的问题专门发一个司法解释，后来发现讨论的越细，实践中可能遗漏的越多。但是实践中，很多法院直接向最高法院请示，我要不要中止，让最高法院决策。当时我记得最高法院的院长对这个事很重视，说案件越来越多，每个案件中止不中止，都要请示最高法院，最高法院能管这么宽吗？这是司法解释能考虑的问题吗？所以当时决定由各法院自己考虑。所以1996、1997年培训班上李国光院长专门讲了一课，当时我们就有这样的观点：法官不能把自己变为木头，法官是要动脑子的，法官也要有创新的思维，考虑案件的时候要根据具体情况。如果你认为这个案件审理结果要等待那个案件，那么你就等。司法解释不能那么机械的应用，如果机械的应用，实践中可能会出现不公平。对于这个问题，当然后面又有一些变化，到了2003年江苏高级人民法院的一个批复涉及到一个问题，说我这个案件在中止审理等着那边无效决定，复审委员会已经做出来宣告专利有效或者无效了，那么任何一方不服还可以对北京中级人民法院起诉，经过一审二审又要等一两年。我现在侵权案件已经等了一年或者半年了，行政决定做出来之后，我能不能根据行政决定直接往下走？这个问题，当时最高法院收到请示之后，专门召集了北京法院的法官，让我们讨论这个问题。因为后面中止不中止，涉及到北京的中级法院和高级法院对行政案件的审判最终结果怎么执行的问题。北京高级法院意见是既然已经中止了，干脆就等。因为协议规定，我们《专利法》第三次修改，按照协议规定都要接受司法审查。2000年以前只有发明接受司法审查，那个时候这个问题并不突出，2001年之后这个问题才突出，所以北京高级法院的意思是要等。江苏高级法院的意思是不等，最高法院比较为难，批复说了两方面都可以的话。前面先说“该案件可以不中止诉讼，但是与相关专利行政案件判断结果可能发生冲突的，也可以中止诉讼”。这个批复出来以后，使很多法院在这个问题上更不知道怎么做了，所以对这个问题，至今仍然有律师或者代理人很关注，说到底什么情况应该中止？法院中止的对还是不对？这样的纠纷争论，实际上包括在判决书中，我们都可以见到这种痕迹。\n我个人觉得，对于这个问题，本来在我们大陆法系，包括日本、德国，我们在设计的时候跟英美不一样。一方提侵权，另一方反诉无效，本来这就是孪生兄弟的关系。这个情况下，我们不能单纯的指责提无效的一方，因为我们制度设定，就是专利局的审查和公众提无效的这种监督相互配合，我们就是这么设定的。所以不能指责那些无效就是无赖，就是要侵权，因为无效的量是不小的，这个问题上我们不应该指责。有些人居然正式提出不应该要这个程序，因为拖延诉讼，对被告有好处，我觉得这个是不合适的。对侵权应不应该中止诉讼，虽然一直讨论不休，但是光靠最高法院做细致规定是解决不了根本问题的。解决的越细，规定的越细，最后法官非常机械地适用，可能对实务造成的结果也不一定好。所以我个人觉得，完全要把这个权利交给法官，看法官审理过程中，根据个案来定，实际上这也是对法官水平的一种检验。我想起当年有两个案子，一个案件咱们都知道，现在我们全国高速公路最近这十几年发展的非常迅猛，过去我们建一条高速路，又花钱又费劲，很不容易。其实我个人觉得，这有赖于一个专利案件。可能有人知道，在80年代末有一个卢森堡的企业，在中国申请过三四个跟高速公路建设有关的方法，比如说沥青搅拌方法、高速公路转弯的时候弯道要什么样的角度，保证车速多快的时候能保证不翻车，这样的一些技术，在中国申请一系列的专利。在北京上个世纪90年代，我们搞过一个亚运会，亚运会之前，北京建了第一条高速公路，叫做国门第一路，就是机场高速公路。建机场高速公路的时候，政府决定用最好的技术建最好的路，当时用了卢森堡的技术。建设之后，1995、1996年北京开始建八达岭高速公路，是北京的第二条高速公路。后来八达岭高速公路施工方成为被告，当时告的800多万美金。这个事情国际上影响非常大，因为领导人一出国，国外就指责我们侵权。但是当时他们认为不侵权，完全是重新搞的。你虽然说是你的专利，用我们研究结果看你根本构不成专利，双方谈判没有成，最终到了法院，这就涉及到对司法解释的理解、适用问题。\n外国人说你们白天施工过程中，用的我们的设备。晚上下班以后要把设备盖上，我不知道你们做了什么，后来我们在设备展上见到了这个设备，跟我们一样，所以认为侵权。中国企业就说，你既然告我们，我们就宣告你的专利无效。原告说你们司法解释讲的很清楚，我是经过审查的，我在很多国家有专利，在中国也有专利，法院就应该审不应该等。我们也觉得被告一方提的证据，审查的内容，找技术专家咨询是有道理的，等还是不等？不等你可以判，司法解释讲的很清楚，发明专利经过审查可以判，如果判了之后，专利被宣告无效怎么办？但是最后我们决定，不能按照司法解释非常机械的中止，我们就等，等了两年时间，四个专利全部无效，案件也没了。其实我想法官在执法过程中，这种涉及国家利益、公共利益都是要考虑的，不能机械的执行。还有一个案子，每年我们春节送礼最多的是挂历，挂历在上个世纪80年代、90年代非常畅销、时髦，一到春节就要送挂历。我那个时候当法官，最多一年收到二十几本挂历，我们都觉得那个收礼不算礼。后来出现一种挂历叫宣纸挂历，用宣纸印刷出来的，把宣纸单独拿来表在镜框里，那个画就是仿真的。在1997、1998、1999年那几年，曾经有过一个案件，北京的一个发明人申请了一个叫宣纸印刷的技术发明专利。后来一年的春节，他请求财产保全，要求法院把岭南出版社还有几个书店的挂历封掉不能卖，说侵权了。这个案子当时在广东一带影响很大，那个时候春节送礼最需要的时候，官司只要你托了时间，过了春节了，一到正月初一或者十五就卖不出去了，那两三个月是卖的最好的时候，采取了保全措施。封了之后他们四处反映，说我们印这个好几年了，怎么今年就被封了，这就是个过去的技术，专利局也认为可能当时审查有问题，这个专利可能站不住。但是提出无效的时间也过了答辩期，又是发明专利，所以当时的中级法院认为按照司法解释，我们发明专利不中止，往下审，很快就判了被告侵权，赔偿损失。案子上诉到高级法院，被告向最高法院反映，明明是无效的专利，只要你们等等，结果就出来了。最高法院也看了，觉得完全可以中止等一等，因为无效的可能性很大，后来给法院打电话，说你们是不是再听听专家的意见再决策。那个法院说最高的司法解释很明确，结果二审法院没有中止，维持一审判决。就在判决宣告当天，复审委员会就宣告无效了。所以很有意思，一个是判决一个是无效决定，同时到最高法院。当时最高法院副院长他签发的，二审判决中止执行。我想如果当时的法官找技术专家咨询一下，慎重一下，中止一下没有坏处。为什么不呢？这样省时省力，省了很多问题。\n所以，很多案件，包括今天法院审理的大多数案件，虽然涉及到技术问题，但是复杂的技术问题的案件并不是很多。我们前年2013年全国法院审结的9000多例专利案件，真正通过鉴定、专家证人的案件没有几件，很多法官都作主了。我觉得很多案件只要法官正确理解司法解释立法本意往下做，我个人认为可能就好得多。五、检索报告和评价报告的作用。这个问题，目前应该说困扰了我们专利审判十几年。从2000年开始，这一次司法解释对这一条有一个改动，主要涉及到有一部分在2009年之前要按检索报告处理，之后按照评价报告处理。我个人认为，这个改动虽然符合规定，但是检索报告和评价报告本质上没有区别，这不是困扰我们司法的重点。重点是在2000年《专利法》修改的时候，规定涉及实用新型专利的，人民法院或者管理专利工作的部门可以要求专利权人出具检索报告，后来改成应当在起诉时出具检索报告。可以提交和应当提交，诉讼中提交和起诉时提交，这是不一样的。大家想想，什么叫“可以”，什么叫“应当”，应当就有必须的含义，就一定要提交。可以提交，就是可以提也可以不提。如果诉讼中提就是哪个环节提都可以，起诉中提就要在之前提。所以很多法院理解司法解释的时候就出现了问题，很多法院说你没有检索报告我就不能立案，我们就需要知道，2000年修改法律的时候，提出检索报告到底是什么原因。我见到了一份在1998年9月10号的一个纪要，这个纪要是中国最高法院、知识产权庭和专利复审委员会一起讨论的，就是针对检索报告。当时涉及到法院中止不中止的问题，很多法官就晕了，请示最高法院。最高法院说大量案件不知道中止不中止，就做了这样的商谈。说专利局建一个实用新型确权服务的机制，我们先到你这做一个检索，你认为专利性是没问题的再打官司，或者我们在诉讼中遇到了当事人反诉无效的，我们法院就告诉你一个号，你做一个检索，帮助法院在技术上做判断。如果检索说专利有问题，可能会被无效，我们就中止，如果专利没有问题，我们就不中止往下审了。\n当时最高法院领导说，对司法解释要规范，法院不能对任何行政部门一对一的出文件，司法解释不允许。1996年最高法院跟科委出台了一个《关于审理技术合同案件的文件》，那个文件讨论通过，后来出文的时候把科委抹掉了。所以1996年这个同样没有出台，但是专门写了，双方要报各自领导然后出台，结果没有出台，为什么没有出台？就等1999年修改《专利法》写到法里去。所以就有了2000年修改法出现的那一条。实际上检索报告当时的立法本意是想在被告提无效的时候给法官做一个参照，法官要考虑中止不中止的问题。当然还有一点其他的原因，造成法律修改之后，司法解释出台的时候把这一条理解歪了，变成了起诉的时候就应当提交。各地法院觉得检索报告变成立案的条件了，不提交就没法立案了。这种情况下，北京法院专门向最高法院写了请示，认为司法解释是冲突的，违反了《专利法》和《民事诉讼法》。最高法院在2001年11月13专门做了一个答复：“检索报告只是作为实用新型专利权有效性的初步证据，并非作为条件”，“应当”意在强调从严执行这项制度。重新做了解释，实际上回到了法律的本意。大概去年的时候，还有人在问：我向法院起诉的时候，是不是要提交检索报告、评价报告？应该是立案的时候不应当提交，跟立案无关，是审理的时候考虑的证据。今年1月，司法解释修改这一条的时候，说“可以出具”，回到了最开始立法的本意上。他只是强调，原告无正当理由不提交的，人民法院裁定中止诉讼或者判令原告承担后果。\n实际上在实践中，源于这种解释，法官有的时候也会对理解出现偏差，就是检索报告和专利权评价报告性质到底是什么？它是专利权有效的初步证据吗？无论是根据司法解释和最高法院的《答复》还是根据立法本意，都认为检索报告是专利权有效的初步证据。《专利法》第45条、第46条规定，经过审查之后没有驳回理由的，就正式公告，当事人缴费，取得专利证书。那么我拿到专利证书，你已经公告我专利了，我也缴费了，这不是一个专利权有效的证据吗？难道还要等一个检索报告吗？我个人认为这是有问题的。实际上这是为了法官考虑的，当原告提出被告侵权，被告反诉专利权无效，这个时候原告提出检索报告，说我经过审查检索是没有问题的，这个时候检索报告只是供法官决定中止还是不中止诉讼，考虑专利权稳定还是不稳定的一个证据，仅此而已。但是我们一直把检索报告、评价报告抬得太高了，又没有任何补救措施，又没有改正机会，就因为它是国家有关部门出具的，我们就认为是有效的初步证据，我个人认为这是会导致很多不好的后果。我想起一个案件，原告是一个大学搞汽车零部件研究的教授，在快退休的时候，他爱好做研究，研究出几个产品，跟学校说我研究出几个零部件，学校能不能申请职务发明？申请之后我可以有奖励报酬，学校说不要，你自己申请。教授就找了一个代理事务所申请了几个专利。申请专利之后，他老伴说你申请这个干什么用，又花钱学校也不要。他说可以卖钱，找事务所转让技术。大家知道，专利虽然量大，但是转让不一定做得好，特别是个人技术转让以后市场并不好，所以没有卖出去。后来教授说卖不出去就算了，就在这个时候，偶然一次机会，他看到有一个汽车厂生产的汽车，用了他的零部件，他认为就是侵权。他找了代理机构，代理机构说你认为侵权不行，你的专利有可能无效，你得先去做检索报告。他就交钱让代理机构做检索报告，检索一次2400元，检索之后说没有问题，也交了年费。下一步怎么办？事务所出主意说你个人跟工厂打官司，人家比你财大气粗，你必须用一点厉害的手段，诉前禁令最厉害，你让法院做一个停止侵权的裁定，工厂肯定会跟你谈判，买你的技术。教授就委托事务所做诉前禁令，但这是要提供担保的，教授没有钱担保，就拿家里的房子做了担保。法院就审理了这个案件。结果被告马上提无效，法院这个专利有检索报告，这是专利权有效的证据，不能中止，法院很快就判了，停止侵权，赔偿损失。判了之后企业不服上诉。二审法院审理的过程中，专利无效的决定出来了，复审委员会宣告专利无效。告诉教授你要认为专利有效，要去打专利无效的案件。教授起诉到北京中级法院请求撤销专利无效的判决。复审认为没有问题，教授不服上诉到高级法院，法院认为你在检索的时候，只是凭审查员掌握的资料进行检索，而无效的时候被告在全世界范围找证据，那个范围要大得多。到最后，当这个案子事实都清楚了，辩论意见发表完了，最后陈述一下的这个时候\n教授站起来就哭了，说我这一辈子搞什么发明创造，我不搞发明创造可以安享晚年，我搞这几个发明，申请专利花钱、检索花钱、请律师花钱、最后我房子也要搭进去，无家可归了，我怎么跟儿女交代，他认为是专利局骗了他。你为什么给我权利，为什么给我一个检索报告，为什么你说是有效的，最后无效还是你们说，我们也无言以对。这个例子我想说明一个问题就是我们执行法律的时候，对检索报告的性质并没有看懂。我们在座的有法官，有律师，我遇到的这种案件不是一个两个。拿了检索报告就觉得没有问题了，肯定行了。实际上它仅仅是法官来确定是否中止审理这个案件的一个证据，仅此而已，不能太忽悠老百姓，如果忽悠偏了确实不好。六、侵权损害赔偿的计算这个问题争论了很多年，而且还要争论下去。现在不管是从立法、司法解释都没有根本上解决这个问题。这一次我们谈司法解释修改，也涉及到这一条内容，但是我个人觉得，仍然不可能解决我们实践中的现实问题。我们1985年的《专利法》里边只规定侵权了要停止侵权，赔偿损失，并没有规定怎么赔？对于专利侵权之后，怎么确定赔偿，用什么方法赔？这纯粹从司法实践中摸索、总结、归纳。1992年《关于审理专利纠纷案件法律适用问题的若干规定》里面第一次正式谈赔偿问题，这之前商标司法解释里面谈到了原告的损失，被告的获利。1992年正式谈到这个问题，谈到三种方法，这实际上是实践中总结出来。我认为专利法实施早期的法官，处理案件的时候不只是认真执着，最重要的是当时案件少，所以每个人可以把案件做的很细，现在案件量大，法官一个人要顶好几个人，我们又要很多指标，所以现在法官很难坐下来很认真的一件一件做。过去80、90年代，当时很多法官都要为一个案件的计算花很长的时间，现在我们的制度不允许我们这样做，我们要求限你什么时候交证据，过期就不要了，这跟过去是有区别的。\n总结实践的基础上，1992年就讲要赔偿实际损失，原告损失、被告获利。原告损失是销售量减少的总数乘以每件专利产品利润所得之积，那个时候就很清楚了。而且讲到不低于专利许可使用费的合理数额，关于这一条我们觉得被告占便宜了，为此我们请教了汤老，他说不能这样看，按照大陆法《民法通则》的规定，让你停下来，你所有投入都要归零，考虑的是市场。所以当时司法解释说不低于这个就行了，这叫填平原则，如果高于这个就有惩罚性了。但是当时留了一个空间：当事人双方商定用其他计算方法计算损失赔偿额的，只要公平合理，人民法院允许。后来，对侵权的问题又做过很多实践，特别是案件越来越多的情况下，觉得很多案件计算起来比较难了。1995年，我们代表中国的法官到美国参加法官大会，我们发现我们觉得很难的问题，国外也觉得很难，那个时候37个国家的法官讨论专利侵权的问题，实际就讨论两个问题：一是怎么判侵权？侵权还是不侵权？另外一个是一旦侵权了怎么赔？当时我记得国外法官也讲，专利搞了上百年，看来看去最难的就这么两个问题。针对这个问题，1996年以后各地法院又在纷纷探索，各地司法文件可以看到，法院开始出现说定额赔偿，只要是在地区发生的侵权，证据不好获取的情况下，就按照多少到多少。北京规定软件侵权起价1万到30万，就是拍脑袋拍出来的，要不算不出来，当时就有这样的规定。在这种情况下，2001年我们《专利法》修改的时候，就开始有了计算赔偿损失的规定，实际上把司法的东西上升到了立法。2008年又做了修改，内容就更多了。2001年的时候，明确了原告损失、被告获利怎么算；明确了使用费1-3倍；把实践中规定的5000-30万，最多不超过50万这样的内容写到了司法解释中，后来这些的内容都上升到法律中。还有涉及到因调查取证的合理费用，也是由法院先做的。因为当时有些法院还主张说，能不能对专利案件找专门的律师做，因为一般的律师做完之后，不会提高法官的审判水平，因为他不懂，只有律师审判水平高了，法官水平才会更强，如果律师水平低，法官水平上不来。所以当时考虑过这个因素，后来觉得不妥，法院如果指定代理，这是不合适的。后来提出你带人去找律师，找水平高的，如果你赢了，那个钱应该对方出，这也是在实践中得到的。\n这些内容，后来基本上被吸收到了法律当中，这一次修改法的时候，原告的损失，被告的获利，倍数做了小的修改。20条里讲的计算方法，跟前面的几个解释，应该没有本质区别。有变化的就是把合理的倍数1-3倍取消了，是不是意味着法官可以在倍数上放开了？你根据案件，你还可以更高一点，我觉得应该这样来理解。但是现在的法官，我个人觉得大多数法官不会这么判，而且很多案件也没有许可费用，而且我们现审判的一些规则，如证据规则，审判的细则，或审判法院内部对法官审判的要求，都不允许法官怎么去计算。所以实践当中，还是用一万到一百万这种类似的定额赔偿方法可能会更多。七、立法（修改法律）目的与司法导向下面我再谈两个相关问题，立法或者修改法律的目的与司法导向，我总感觉它的导向跟《专利法》立法的时候不是很一致，或者说在理解上，怎么来把他们理解成一致，这是值得我们思考的问题。简单来说，专利法1985年出台，1992、2000、2008年三次修改，这三次修改中，绝大多数条款，绝大多数内容都是在扩大保护的范围，提高保护的水平，增加保护的手段。包括我们下一次又提到再修改，还是在提这个问题，怎么加强保护。如果从具体内容看，1992年比较明显的是扩大保护领域，对化学物质、食品、调味品给予保护;增加进口权;延长保护年限，实用新型、外观设计专利保护期限为10年，发明专利保护期限为20年，这些内容都是加强保护的内容。只有关于新型产品举证责任倒置，好象对权利人有点限制了。我们看立法解释实际上是为了更好的保护权利人，因为旧产品的方法你获得了专利，人家有旧产品可以生产产品，你没法取证。只有新产品才能给你更好的保护，所以这里面内容都是为了加强保护。2000年的修改增加了许诺销售的规定，许诺销售我们学法律的都知道，按照《民法通则》规定许诺销售不侵权。我想卖没有卖，没有结果不侵权。以美国为首的国家提出要给知识产权高水平的保护，提出许诺销售，你想卖都不行，你未卖展示都不行。增加了诉前禁令等临时措施，诉前禁令对正在实施的行为可以禁令，对将要实施的行为严格说也有问题，所以有一些限制。最近美国人还提出对专利做禁令，是不是只有发明专利才可以？对实用新性专利、外观设计专利中国连审查都没有就做禁令，是不是会造成不公平？人家也在提这个问题，当然我们法律规定是有限制的，执行是另外一回事。取消了撤销程序，让有问题的走无效程序，检索报告制度，对实用新型和外观设计无效决定的司法监督。2008年修改外观设计专利时增加了许诺销售，提高了行政处罚力度，提高请求赔偿的额度，包括增加了诉前证据保全，这些内容都是为了加强保护。\n但是，我们看看这几年司法解释，包括我们司法判例的一些导向，可能就不会得出那么一致的看法。我简单的举一些例子，加大对专利权保护力度，在司法上的提法更多的是适度保护。我们从司法政策中可能体会的更深，讲了左也讲右，讲了这边也讲那边。这些年的司法解释更多的强调公平保护，强调保护社会公众利益，强调公平在司法解释中特别明显。比如说明确的取消多余指定原则，我看了一些文章，有一些说法就说是北京法院程永顺弄的，其实他们记错了，那不是我弄的，后来我写过文章，大概三万字。不管什么原则，当时是最高法院亲自指导下，在李国光院长指导的教科书中，对于一些权利人由于失误导致没有写好保护范围，如果保护范围不清楚就不保护，可能对保护无力，考虑德国、日本的做法提出的。随着时间的发展，随着我们对专利认识的提高，这些东西应该逐渐的弱化或者取消，这也是对的，这也没有什么可争议的。但是明确的取消，对权利人来讲，这是一个非常不好的信号。你过去是失误，诉讼中可能可以找回来，但是现在不行了，你失误就要承担责任。过去司法解释强调必要技术特征组成的保护范围，现在我们强调全部技术特征确定保护责任，那保护范围肯定是小了。特征就是由一个一个的技术概念来确定的，必要就是必不可少的，比如说一个水杯，我只是说他有一个底，有一个杯壁就可以了，所以有底有壁的都是我的。但是你具体写特征的时候，保护范围自然就小，所以考虑全部特征的时候，保护范围一定是缩小的。解释工具上，过去我们强调专利权的保护范围，是权利要求书来确定的。现在我们讲说明书可以辅助解释，所有文档都可以解释，教科书、工具书、一般常理都可以解释，当解释工具多的时候，保护范围自然缩小。那么多东西都可以来解释，保护范围肯定往小了解释。比如司法解释规定的捐献原则，就是说你把一个技术方案写在了说明书中，没有写在权利要求书当中。过去我们认为说明书可以解释权利要求，现在我们认为你既然写在说明书中公开了，没有写在权利要求书中，认为你在做慈善工作了，让社会随便用了。\n一个典型的例子发生在沈阳，一个农业机械研究所，研究了一个挖沟机的装置。拖拉机前面走，后面带着一个轮，上面有几把尺刀，沟就出来了，这么一个简单装置。权利要求书中说这个装置刀是十字交叉四把刀四个齿，根据土可以3-7个齿，侵权人设置了一个5个齿的。被告说你那是4个齿，我是5个齿，不侵权。法院说人家说3-7个都可以，你跟别人没有区别，按照等同原则，被告侵权，赔偿9万元。被告上诉，二审维持原判。申诉到了最高法院，就说是不是应该按照捐献原则？但是后来专家说，捐献原则在后，判决在前，当对前一个判决进行申诉的时候，拿在后的原则说判决是错的，法官怎么办呢？这个案子虽然没有作为案例，但是讨论的就是这样，规定这样的原则。这个原则对我们专利申请人来讲，就要格外的小心。实际上对权利人来讲，也是一种限制。包括功能性限定的保护范围，作为一个产品，一般不能用功能、效果限定，你要用结构表述。你用了功能作用，保护范围就很大，所以一般不允许。但是有些情况下，对有些产品，不用功能效果描述就写不出来，没法写，这种情况下，专利局认为也可以。这样写的情况下，保护范围就比较大了。司法解释规定用功能限定保护范围，那你的保护范围就应该限定在你的实施力范围之内。所以专利局和最高法院这个问题也在争论，这些年争论非常大。我们不说争论，如果看看司法解释中很多规定，跟我们看法律规定要扩大保护，高保护不一致。我个人觉得，这些年这个是非常值得注意的，值得我们关注，也值得很好的研究。功能限定问题，权利要求解释问题，很多大学研究生论文中都有论述这个问题，我也跟他们讨论过，这些很多问题都很值得研究。八、用创新的方式保护创新？这几年我们创新讲的很多，在各个方面，离开创新我们就没法活了，天天在讲创新。专利制度本身是保护创新的，保护专利的司法制度、审判方式是否也要不断创新？是否要用创新的方式保护创新？怎么创新？这个问题我没有考虑的很好，在座的有法官也有很多在校的学生，将来要走向社会，很多人要当法官和律师，你们也会面临这个问题。这几年如果你注意关心媒体宣传，每天都有创新的东西出来。我想比如说知识产权集中办案、“三合一”审判模式、网上直播、微信直播、知识产权审判周（月）等，既然我们做了这么多，为什么外国人总说我们不公开，说我们透明度不够，我们做了很多国外都是做不到的，到底我们什么不透明？我们到底要怎么做？\n我这个问题想不好，但是我个人有几点初步想法：一是我觉得我们在专利领域，实践有很多东西走在立法的前面，我们法官和律师应该有这种洞察力，对这种案件上的东西，如果我们遇到了，我们应该用一种创新的思维审理好实践中的问题，为司法解释提供素材，为立法提供这种模式或者探索，我个人觉得，我们做过很多这样的事情。比如我们《专利法》第47条，如果你们真的研究《专利法》，你们会发现这是1993年修改写进去的，1993年为什么加上这一条，就是因为1988年发生了一个专利侵权案件，发生在沈阳。皮鞋一厂和皮鞋九厂，皮鞋九厂是一个小弟弟，过去这些厂都是国有的，政府管的。皮鞋过去除了三接头就是两接头，没有什么好的样子。后来九厂搞了一个皮凉鞋，在两接头的皮鞋上挖眼叫皮凉鞋。后来组织企业老板到九厂取经，说人家搞了创新，一厂就仿。九厂说我们申请了外观设计专利，九厂把一厂告了，把皮革总公司告了。公司说我让你学，没让你抄，最后判一厂停止侵权，赔偿3500元。一厂一看怎么还有个专利，于是就提了个无效，结果这个专利被宣告无效了。这个事为难了法院，案件结了一年多的，专利申请无效。一厂要求法院执行回转，法院就不干了，说我们判决的时候是对的，而且组织这么多人旁听，宣传的效果也很好，大家都有专利意识了，你现在让我回转。按照当时的规定，就是应该执行回转。由此，我们在《专利法》中加了这一条。这就是实践中来的，我觉得创新就是通过案例丰富法律，让我们的判决更规范。在司法解释、司法实践中，很多在法律的立法宗旨明确的情况下，你不能在违背立法宗旨，违背司法解释立法本意的情况下创新，我个人觉得是值得研究的。包括这些年我们有些判决越权，或者司法解释内容的一些越权，受到了学界的一些指责，我个人觉得逐渐走向法治社会，这还是要规范，立法就是立法，司法解释就是司法解释，都要规范，不能在没有法律规范的情况下，就做一些超越法律规范的所谓的创新，这样只能使我们的制度更乱。\n再有就是谈到专利案件的时候，我们现在很难谈这个案件对了还是错了，我越来越感觉到不能用对错衡量案件的结果。关键是要看是不是符合法律规定？是不是公正？当然，社会自有评价，现在我们有很多案件，包括我们认为所谓的精品案件、典型案件、十大案件、创新案件等等，实际上社会自有公论，业界自有评论，到底效果怎么样，其实应该让社会评说，让事实检验，让时间检验，我不主张法官自己说自己怎么好，最好让别人来说可能更好一点。当然，这几年改革中很多靠名词变化跟风作秀，谈了所谓的很多创新，我个人觉得并不可取。虽然我们保护创新，其实很多规范应该用原来的规范，可能结果更公正。